사건 개요
의뢰인은 수년간 마케팅·광고 업종에서 사용해 온 상호가 있었지만, 상표 등록은 해 두지 않은 상태였습니다. 그러던 중 같은 업종의 다른 회사가 동일한 상호와 영문 로고로 영업하고 있다는 사실을 알게 되었고, 뒤늦게 상표를 출원해 등록을 받았습니다. 상표 등록 후 의뢰인이 문제를 제기하자, 상대방은 "상표 출원일보다 우리가 먼저 사용했다"며 선사용권을 주장해 왔습니다. 이와 함께 자기 상호를 통상적으로 사용했을 뿐이어서 상표권의 효력이 미치지 않는다는 항변도 제기했습니다.
핵심 쟁점
이 사건의 쟁점은 상표 등록이 늦었다는 사정 때문에 의뢰인의 권리 행사가 제한되는지 여부였습니다. 구체적으로는 상대방의 선사용권(상표법 제99조 제1항), 선사용 상호권(제99조 제2항), 상호의 통상적 사용에 따른 효력 제한(제90조 제1항 제1호) 주장이 각각 성립하는지가 문제였습니다.
이온의 접근
먼저 표장의 유사 여부를 정리했습니다. 의뢰인의 등록상표 중 '컴퍼니'는 사업 주체를 나타내는 관용적 표현이어서 식별력이 약하므로, 상표의 요부는 그 앞부분이라는 점을 짚었습니다. 이를 기준으로 상대방의 법인 상호, 영문 음역 로고, 단독으로 사용한 표장이 모두 등록상표와 유사하다는 점을 논증했습니다. 다음으로 선사용권 항변을 반박했습니다. 선사용권과 선사용 상호권은 모두 '부정경쟁의 목적 없이' 사용했을 것을 요건으로 하며, 그 입증책임은 이를 주장하는 쪽에 있습니다. 이온은 의뢰인이 상대방보다 4년 이상 먼저 같은 업종에서 해당 상호를 사용해 왔다는 사실을 사업자등록 자료로 제시했습니다. 그리고 상대방이 그 이후에 동일·유사한 이름을 쓰기 시작한 것은 오히려 부정경쟁 목적을 추단하게 하는 사정이라는 점을 강조했습니다. 아울러 상대방의 사용 방식도 문제 삼았습니다. 상대방은 법인 상호를 있는 그대로 표기하는 데 그치지 않고, 영문 표장을 별도 로고로 도안화하고 웹사이트에서 요부를 반복적으로 강조해 사용하고 있었습니다. 이는 상거래 관행에 따른 상호 사용이 아니라 출처를 표시하는 상표적 사용에 해당하므로, 상호 사용을 이유로 한 효력 제한 항변도 성립하지 않는다고 지적했습니다. 경고장에는 민·형사상 법적 조치가 가능하다는 점을 분명히 밝히되, 구체적인 시정 요청 사항과 회신 기한을 함께 제시했습니다. 상대방이 소송이 아닌 자발적 시정을 선택할 수 있도록 여지를 남겨둔 것입니다.
결과
경고장 발송 9일 만에 상대방은 요청 사항을 전부 수용하겠다는 회신과 대표이사 날인 확인서를 보내왔습니다. 상대방은 온라인 플랫폼, 자사 웹사이트, SNS 등 직접 관리하는 모든 채널에서 해당 표장을 삭제하기로 했습니다. 로고 사용을 중단하고 홍보물·제안서·명함 등 제작물도 폐기하기로 했습니다. 나아가 해당 요부가 포함되지 않은 새 상호로 법인 상호를 변경하겠다고 확약했습니다.
그 결과 소송이나 형사고소 같은 장기 절차 없이 서면 대응만으로 분쟁을 조기에 마무리했습니다. 상호 변경까지 이끌어내면서 향후 같은 문제가 다시 생길 가능성도 차단할 수 있었습니다.
이 사례의 시사점
상표 등록이 늦었더라도, 실제로 먼저 사용해 온 이력을 체계적으로 정리하면 상대방의 선사용 항변을 충분히 넘어설 수 있습니다. 다만 가장 확실한 보호는 사업에 사용하는 이름을 가능한 한 빨리 상표 등록해 두는 것입니다. 이미 쓰고 있는 상호나 브랜드가 있다면 지금 상표 등록 상태부터 점검해 보시기를 권합니다.
